O sucesso do registro de qualquer marca começa pela análise prévia aprofundada de disponibilidade da marca pretendida. Esta é sem dúvidas a etapa mais importante de todo o processo, entenda!
A condição de disponibilidade de uma marca na base de dados do INPI é essencial para que haja a outorga de direitos marcários. O sinal deve estar livre para ser apropriado como marca e tal disponibilidade jurídica não se restringe à simples constatação da existência de registro anterior ou uma simples busca na base da autarquia escrevendo o nome da marca pretendida nos mecanismos de busca. Infelizmente este é o meio mais comum da grande maioria de empresas que atuam no ramo de registro de marcas e em decorrência desta prática com objetivo único de vender registros, são indeferidos no INPI centenas de pedidos todas as semanas.
Ocorre que o sinal marcário não pode encontrar óbice em outro sinal distintivo nos diversos âmbitos, diretrizes e regras dispostas na Lei nº 9.279/1996 bem como no Manual de Marcas do INPI.
Mais precisamente a proteção ao requisito da disponibilidade do sinal está prevista nos arts. 124, incisos IV, V, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XIX, XX, XXII e XXIII, 125 e 126 da LPI. Os pontos abordados em cada inciso de cada artigo da LPI devem ser analisados minuciosamente durante o estudo prévio ao pedido de registro.
As bases do escritório Pikigai para a elaboração de suas Análises de Disponibilidade de Marca
Por focarmos exclusivamente no sucesso de nossos processos, ou seja, no deferimento destes perante a autarquia, elaboramos nossa Análise de Disponibilidade de Marca seguindo as regras da LPI e do Manual de Marcas do INPI, conforme os títulos abaixo, que utilizamos como base para a elaboração de nossos procedimentos de análises:
1- Introdução a análise geral e de colidência entre sinais
2- Análise dos aspectos gráficos da marca
3- Análise dos aspectos fonéticos da marca
4- Análise dos aspectos ideológico da marca
5- Análise de afinidade mercadológica
1- Introdução a Análise Geral e de Colidência entre Sinais
A análise da possibilidade de colidência entre os sinais em cotejo compreende a avaliação de seus aspectos gráfico, fonético e ideológico com o objetivo de verificar se as semelhanças existentes geram risco de confusão ou associação indevida.
Trata-se, portanto, de etapa essencial do exame do requisito da disponibilidade, juntamente com a análise da afinidade mercadológica, abordada no título 5 deste artigo.
Como regra geral, a análise da colidência entre sinais baseia-se na avaliação da impressão geral dos conjuntos e não apenas em seus elementos individuais, sendo levados em conta, simultaneamente, os aspectos gráficos, fonéticos e ideológicos dos signos comparados.
2- Análise dos Aspectos Gráficos da Marca
O uso de formas geométricas, imagens, cores e/ou combinações de cores semelhantes pode contribuir para gerar ou aumentar o risco de confusão ou associação indevida entre conjuntos marcários. Desta forma, a comparação dos aspectos gráficos dos sinais é fundamental no exame da possibilidade de colidência.
Embora seja evidentemente importante no exame de marcas figurativas, mistas e tridimensionais, a avaliação das similaridades gráficas também tem relevância no exame de sinais nominativos, nos quais a repetição de sequências de letras, número de palavras e estrutura das frases e expressões podem, em alguns casos, contribuir para gerar confusão ou associação indevida.
3- Análise dos Aspectos Fonéticos da Marca
A ocorrência de reprodução ou imitação fonética é um dos fatores determinantes para caracterizar a colidência entre dois conjuntos. Vale lembrar que as marcas, mesmo aquelas de apresentação mista, são lembradas e mencionadas frequentemente em sua forma verbal.
Na comparação fonética, são avaliadas as semelhanças e diferenças na sequência de sílabas, na entonação das palavras e nos ritmos das frases e expressões presentes nos sinais em cotejo. Convém lembrar, contudo, que termos ou expressões visualmente semelhantes podem produzir impressões fonéticas totalmente distintas.
4- Análise dos Aspectos Ideológicos da Marca
Sinais que, apesar de distintos do ponto de vista fonético e/ou gráfico, evocam ideias idênticas ou semelhantes também podem levar o público-alvo à confusão ou associação indevida. Tal fenômeno pode ocorrer mesmo no caso de marcas com diferentes formas de apresentação (sinal nominativo X sinal figurativo), uma vez que se trata da reprodução ou imitação de um conceito.
No caso de vocábulos ou expressões em idiomas diferentes, é necessário levar em consideração o domínio dos idiomas pelo público-alvo, bem como a semelhança entres os sinais e ideias evocadas.
5- Análise de Afinidades Mercadológicas da Marca
A análise da afinidade mercadológica é passo fundamental no exame do requisito da disponibilidade, estando diretamente relacionada ao princípio da especialidade. É nesta etapa que se avalia se o grau de semelhança ou relação entre os produtos ou serviços distinguidos pelos sinais em cotejo pode levar o consumidor à confusão ou associação indevida.
Embora fique evidenciado entre produtos ou serviços idênticos, o risco de confusão ou associação indevida também se manifesta no caso de produtos ou serviços de espécies distintas, quando guardam, entre si, características semelhantes ou estreita relação. A fim de aferir o grau de afinidade mercadológica, são observadas as seguintes características dos produtos ou serviços:
a) Natureza: conjunto de qualidades essenciais pelas quais o produto ou serviço é conhecido, seu tipo, gênero ou categoria específica. No caso de produtos, a natureza é normalmente definida pela combinação de fatores como composição (Ex.: ingredientes, componentes ou matérias-primas), princípio de funcionamento (Ex.: motorizado, mecânico, elétrico, biológico, químico etc.) ou estado físico (líquido/sólido/gasoso, flexível/rígido etc.). Nos serviços, a natureza normalmente é a categoria em que estes se enquadram (Ex.: serviços financeiros, serviços de saúde, serviços de transporte etc.).
b) Finalidade e modo de utilização: utilidade ou função esperada dos produtos ou serviços, bem como sua forma, condição ou circunstância de utilização ou contratação.
c) Complementariedade: produtos ou serviços são considerados complementares quando um é indispensável ou importante para a utilização do outro.
d) Concorrência ou permutabilidade: são considerados concorrentes ou permutáveis os produtos ou serviços que podem ser substituídos uns pelos outros. Normalmente, são produtos ou serviços de mesma finalidade e que visam o mesmo público-alvo.
e) Canais de distribuição: produtos ou serviços que compartilham os mesmos canais de distribuição ou pontos de venda/fornecimento possuem maior afinidade mercadológica, aumentando o risco de que sejam percebidos, pelo consumidor, como originários de uma mesma fonte. Tal aspecto, contudo, não é considerado definitivo para a caracterização de afinidade mercadológica, já que estabelecimentos de médio e grande porte como supermercados ou lojas de departamentos oferecem produtos das mais variadas naturezas, sem qualquer semelhança ou afinidade mercadológica entre si.
f) Público-alvo: produtos ou serviços que visam o mesmo consumidor (geral ou especializado) podem ser considerados afins do ponto de vista mercadológico. Todavia, tal aspecto, quando isolado, não é considerado determinante para caracterização da afinidade mercadológica, uma vez que muitos produtos ou serviços totalmente díspares são consumidos ou contratados pelo mesmo público geral.
g) Grau de atenção: o grau de atenção do público alvo no ato da aquisição dos produtos ou da contratação dos serviços também é importante na avaliação da possibilidade de conflito entre sinais. O risco de confusão se amplia nos casos de baixo grau de atenção por parte do público-alvo, como na compra de produtos ou contratação de serviços utilizados diariamente ou que exigem pouco planejamento.
O inverso ocorre nos casos de compras de valores elevados, infrequentes ou que envolvam riscos, quando o público normalmente busca informações adicionais sobre os produtos ou serviços envolvidos. Consumidores especializados também costumam apresentar um maior grau de atenção, por possuírem maior experiência e conhecimento do segmento de mercado.
h) Origem habitual: refere-se ao gênero de empresa responsável por fabricar ou comercializar os produtos ou fornecer os serviços. Não se trata do local efetivo da produção ou fornecimento, mas do tipo de entidade que comumente é responsável por tais produtos ou serviços. Tal aspecto é influenciado por fatores como métodos e instalações de fabricação/fornecimento, conhecimento técnico relevante, além das práticas habituais de expansão mercadológica dos agentes que atuam no segmento mercadológico específico.
O peso de cada um desses quesitos na avaliação da afinidade entre produtos ou serviços depende da maior ou menor capacidade de levar o público à confusão ou associação indevida, sendo avaliado de acordo com as características particulares do segmento de mercado em que os produtos ou serviços se enquadram.
Fazemos muita questão de proporcionar a maior transparência possível em nosso processo de análise de registrabilidade das marcas, já que este é um ponto crucial para o sucesso de qualquer registro. É crucial até mesmo para a tomada de decisão de registrar ou não a marca pretendida, já que em muitos dos casos, marcas que não estão disponíveis para registros não devem nem ter seus pedidos protocolados no INPI, sendo apenas um disperdício de tempo e dinheiro.
Em nosso escritório, por princípios éticos que formam nossa base ideológica, apenas aceitamos os contratos de registro de marcas que entendermos que possuem chances consideráveis de sucesso. Ainda assim, sabemos que devido as centenas de variáveis dos exames do INPI, nenhuma marca possui garantia de sucesso em seu registro, por isso, quanto mais criteriosa for a análise inicial, maiores as chances de sucesso.
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